Les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris du 27 mars 2024 puis par la Cour de cassation du 3 juin 2026 portent en première lecture sur l'application de l'article R.611-12 du code de la propriété intellectuelle. Les juges y retiennent qu'une cession de brevets à titre onéreux constitue bien un acte de valorisation et non un acte d’abandon. L'inventeur de ces brevets ne peut donc prétendre au bénéfice du mécanisme de reprise prévu par ce texte.

Ce serait pourtant passer à côté de ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant.

À la lecture des deux décisions, les professionnels de la valorisation retrouveront en réalité un condensé assez fidèle de ce que peut devenir la vie d'un résultat de recherche une fois sorti du laboratoire. Dans cette histoire, comme c’est souvent le cas, une invention naît dans un contexte de recherche publique impliquant plusieurs établissements se retrouvant copropriétaires des résultats (ici l’INRIA et une université) et des brevets français puis internationaux ont été déposés. Ainsi, un mandataire de valorisation est désigné et la société Antelink est créée spécifiquement pour exploiter ces résultats par mécanisme de licence exclusive avec option d’achat. L'inventeur lui-même rejoint l'aventure entrepreneuriale.

L'entreprise rencontre ensuite des difficultés économiques, est placée en liquidation judiciaire puis fait l'objet d'une reprise. Entretemps, les parties s'interrogent sur la survie du contrat de licence, sur l'exercice d'une option d'achat et sur les droits que peut encore revendiquer l'inventeur.

Peu d'affaires illustrent aussi bien le fait que la valorisation de la recherche publique ne se résume jamais au dépôt de brevets. Elle mobilise simultanément le Code de la propriété intellectuelle, le Code de la recherche, le Code civil et parfois même le droit des entreprises en difficulté.

Le droit à reprise par l’inventeur public : un avantage incitatif parmi tout un arsenal de dispositifs de valorisation

Dans ce dossier, l'inventeur fondait principalement ses demandes sur l'article R.611-12 1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que :

«  Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. »

Ce mécanisme constitue une pièce parmi d'autres de l'écosystème juridique construit par le législateur pour favoriser le transfert des résultats de la recherche publique vers le monde socio-économique.

Depuis de nombreuses années, les outils destinés à encourager les chercheurs à participer activement à la valorisation de leurs travaux ont été créé.

Aux côtés du droit à reprise prévu à l'article R.611-12 du CPI, figurent notamment :

• la prime au brevet;
• les primes d'intéressement sur les produits tirés de l'exploitation des inventions, des logiciels ou des travaux valorisés ;
• les dispositifs de concours scientifique, de création d’entreprises ou encore de prises de participation dans les sociétés exploitant les résultats de la recherche publique prévus au code de la recherche.

Pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ces dispositifs mobilisent quotidiennement les services de valorisation, les services RH, les juristes PI et parfois même les référents déontologues. La propriété intellectuelle y croise en permanence le droit de la fonction publique, le droit des contrats et le code de la recherche.

Cette affaire est intéressante à cet égard. L'inventeur ne revendiquait pas uniquement le bénéfice du mécanisme de reprise de ses inventions, il sollicitait également le versement de son intéressement lié à l'exploitation de celles-ci. Or c'est précisément notamment sur ce point que la Cour casse partiellement l'arrêt de la Cour d'appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir répondu à ses demandes.

Une application du droit des contrats un peu rock n’ roll : un contrat expiré reconnu comme tacitement renouvelé !

S'il fallait retenir un aspect particulièrement original de cette affaire, il se situerait probablement du côté du droit des contrats.

En juillet 2009, les établissements publics concluent un contrat de mandat afin d'organiser la gestion et la valorisation de deux familles de brevets dont elles sont copropriétaires afin d’organiser leur transfert vers la société Antelink.

Quelques mois plus tard, en mai 2010, une licence portant sur les brevets et logiciels concernés est consentie à cette société.

Le contrat est conclu pour 5 ans renouvelables. Il prévoit une période d'exclusivité ainsi qu'une option d'achat des brevets au profit du licencié.

Les choses ensuite se compliquent ….

En juin 2014, l'INRIA propose à Antelink de renouveler la licence. Puis, dans un courrier du 28 mars 2016, indique avoir pris acte de l'arrivée à échéance du contrat au 27 mai 2015 faute de demande expresse de renouvellement.

Le raisonnement paraît alors simple :

• le contrat était renouvelable ;
• le renouvellement n'a pas été formalisé ;
• le contrat est arrivé à son terme.

C'est d'ailleurs sur cette séquence que l'inventeur construira une partie de son argumentation en soutenant que la valorisation des inventions avait cessé à compter de 2015.

Puis, survient la liquidation judiciaire d'Antelink.

Afin de permettre la reprise des actifs de la société, le liquidateur adopte une lecture très différente de la situation. Dans un courrier du 16 mars 2017, il relève que « malgré le terme initial de cinq années prévu par les dispositions contractuelles, le contrat n'a fait l'objet ni d'une quelconque dénonciation de la part de l'INRIA ni d'une demande expresse de renouvellement de la part d'Antelink », et ajoute que l'INRIA a continué à traiter Antelink « comme son licencié », ce comportement laissant selon lui penser que « le contrat de licence liant les parties a été tacitement renouvelé ».

Sur ce fondement, le liquidateur saisit le juge-commissaire afin qu'il constate que la licence constitue toujours un contrat en cours.

Par ordonnance du 24 juillet 2017, le juge-commissaire fait droit à cette demande et constate que le contrat de licence du 27 mai 2010 est effectivement un contrat en cours. Cette qualification n'est pas anodine puisqu'elle permet à Antelink, représentée par son liquidateur, d'exercer l'option d'achat des brevets prévue dans le contrat de licence. Quelques mois plus tard, le juge-commissaire autorisera la cession des actifs incorporels dans la perspective de leur reprise par la société « Cast ».

La cour d'appel de Paris reprendra expressément cette chronologie pour considérer que la valorisation ne s'était pas interrompue et que la cession finale des brevets constituait au contraire le dernier acte d'une stratégie de valorisation. La Cour de cassation validera ensuite ce raisonnement.

Donc…

Un contrat que son propre concédant considérait comme arrivé à échéance en 2015 devient finalement, sous l'effet conjugué de l'analyse du liquidateur, de l'ordonnance du juge-commissaire puis des décisions judiciaires successives, le fondement juridique permettant l'exercice d'une option d'achat.

Sans disposer de la motivation détaillée de l'ordonnance du 24 juillet 2017, il est difficile d'identifier avec certitude le raisonnement juridique exact retenu. Cette séquence illustre néanmoins que la vie d'un contrat ne s'apprécie pas toujours uniquement au regard de sa date d'échéance ou des stipulations relatives à son renouvellement. Le comportement des parties et les enjeux liés à la poursuite de l'activité peuvent également jouer un rôle déterminant.

Une bonne pratique de contractualisation à retenir

La prudence rédactionnelle des conseils ayant accompagné l'opération mérite enfin d'être soulignée.

L'acte de cession final signé le 26 janvier 2018 prévoit en effet ce qui suit :

« Le présent contrat a pour objet, en conformité des dispositions de l'article 9 du contrat de licence de brevets et logiciels en date du 27 mai 2010 et dont il est irrévocablement admis par les parties qu'il est en cours entre elles au jour des présentes comme jugé par M. le juge-commissaire à la procédure collective de la société Antelink. »

Cette stipulation constitue à notre sens une excellente pratique de sécurisation juridique.

Lorsqu'un contrat de licence a connu une vie mouvementée d’autant plus en présence d'une procédure collective, il est utile de figer expressément dans les actes subséquents la qualification d’une situation admise par les parties. Cette précaution limitant les risques de contestation ultérieure.

Abandonner une extension, est-ce abandonner l'invention ?

Enfin, cette affaire pose une question essentielle de gestion des portefeuilles de brevets dans le public.

L'inventeur soutenait que l'abandon de la procédure américaine relative à l'une de ses inventions par les établissements publics démontrait l'absence de volonté de valoriser celle-ci.

Les juridictions n'ont pas suivi cette analyse.

L'abandon d'une extension nationale résulte fréquemment d'un arbitrage économique ou stratégique. Il ne signifie pas nécessairement l'abandon de la technologie elle-même. Les juges semblent apprécier la valorisation au niveau de l' « invention » (terme d’ailleurs expressément utilisé à l’Article R611-12) dans son ensemble et non au niveau de chaque brevet national ou régional pris isolément.

Tant qu'il existe une stratégie crédible de maintien, d'exploitation, de transfert ou de transmission des actifs permettant la poursuite d'une exploitation de la technologie, il sera difficile de caractériser un abandon de la valorisation au sens de l'article R.611-12 du Code de la propriété intellectuelle.

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